读最高院知识产权法庭裁判要旨（2020）有感专利同日申请的弊

　　不久前，最高人民法院发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》。该裁判要旨从最高人民法院知识产权法庭2020年审结的技术类知识产权案件中，精选出55个典型案例，提炼成46条裁判规则，反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权审判领域处理疑难、复杂、新类型案件的司法理念、审理思路和裁判方法。
　　作为一名知识产权行业的从业人员，笔者花时间仔细阅读了该裁判要旨，惊然发现其中一个裁判要旨对同日申请的发明和实用新型影响颇大，这究竟是怎么回事呢？以下笔者给大家来详细分析一下。
　　裁判要旨18：发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的侵权救济【（2020）最高法知民终699号上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司与被上诉人孙希贤侵害实用新型专利权纠纷案】。
　　当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。
　　简单地说，就是申请人针对同一技术方案既申请了发明，也申请了实用新型。实用新型已经获得授权。发明在专利局的实质审查过程中被审查员引用了一篇对比文件进行核驳而导致驳回或者主动撤回，并且已经生效。后续，申请人拿授权的实用新型专利控告第三方专利侵权时，人民法院将会以该实用新型专利对应的发明专利已经无效为由不予支持。也就是说，对于同日申请的发明专利和实用新型专利来说，若相应的发明专利没有获得授权，后续的实用新型专利的维权过程将会变得困难重重，即使其形式上还是一件有效的专利。
　　笔者猜测，该裁判要旨背后的逻辑在于：既然发明申请中的技术方案已经被某一篇对比文件所公开而不具有新颖性或者创造性，那么对应的实用新型专利中的技术方案也应该被该篇对比文件所公开而不具有新颖性或者创造性。虽然该实用新型专利表面上是维持有效状态，但在后续的专利维权过程中，被控侵权方对该实用新型专利提起无效几乎成为必然。即，该实用新型专利后续被无效的可能性极高。在此情况下，为了节约行政司法程序，节省社会资源，对于实用新型的专利维权案件，若其同日申请的发明专利未获授权并处于失效状态，人民法院不予支持，也是在情理之中的事情。
　　一、这种裁判的方式对于申请人来说是否公平？
　　笔者持怀疑的态度。根据专利法第二十二条的规定：
　　新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
　　创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
　　也就是说，发明和实用新型的新颖性评价标准是一致的。但是对于创造性，发明和实用新型的评价标准存在区别。具体是，发明专利需要具有突出的的实质性特点和显著的进步，而实用新型仅需要具有实质性特点和进步。一般来说，发明专利的突出的的实质性特点和显著的进步和实用新型专利的实质性特点和进步在实际审查过程中并不好区分。
　　在审查实践中，可以用多件对比文件（2件及以上）进行结合以评价发明专利的创造性，而在对实用新型专利的创造性进行评价时，一般引用的对比文件不超过2件。再回到裁判要旨中的内容，但发明的技术方案被一篇对比文件所公开，对应地，该对比文件也可以用来核驳其同日申请的实用新型的技术方案，理论上貌似也不存在问题。
　　但是，笔者认为，发明和实用新型的创造性评价标准，并不仅仅应该体现在对比文件数量的多寡上面，还是应该有一个实质的区分标准，发明专利的创造性评价标准天然地要比实用新型专利的创造性评价标准要高。虽然，当发明申请中的技术方案已经被某一篇对比文件所公开而不具有新颖性或者创造性，同日申请的实用新型专利后续被无效的可能性极高。但是，可能性极高并不等同着必然性。在对应的实用新型专利尚未被无效的情况下，法院直接对根据该实用新型的专利维权过程不予支持，对专利权人来说无疑是非常不公平的。
　　此外，在实践过程中，同日申请的发明专利处于驳回生效状态的情况可能又很多种，例如：
　　第一种情况：审查员发出的驳回意见说的很有道理，申请人心悦诚服，不提出复审或者递交陈述意见。
　　第二种情况：审查员发出的驳回意见说的没有道理，但申请人为了省事，并且手上也有了一份授权的实用新型专利，不提出复审或者递交陈述意见。
　　实际上，对于申请人后续还要拿实用新型专利进行维权的情况来说，普遍属于第二种情况。因为申请人在放弃对发明专利进行答复或者复审的时候，并没有意识到其也是对实用新型专利的维权权利进行了放弃。从这个意义上说，在实用新型专利尚未被无效的情况下，人民法院直接让申请人丧失利用实用新型专利进行维权的权利，对申请人来说无疑是不公平的。事实上，这种情况无异于人民法院直接对实用新型的效力直接进行了判定，其所导致的结果是：在发明专利被一篇对比文件所公开，不具有新颖性和创造性的情况下，同日申请的实用新型专利相应地也同时失效。因为如果丧失了专利维权的权利的话，实用新型的继续维持已经变得没有意义。
　　二、裁判要旨中的对比文件的数量是否仅限于一篇？
　　裁判要旨中的具体描述为：发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。
　　那么，假如发明专利申请基于相同技术领域的两篇及以上对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院是否应予支持？裁判要旨中没有提及，从目前的司法实践中，也没有过这样的案例。从这个描述上来说，该判决结果的出具还是非常谨慎的。仅仅是限定了用一篇对比文件对发明申请的创造性进行核驳的情况。因为假如用一篇对比文件就可以对发明申请的创造性进行核驳，可想而知其技术方案的创造性并不高，相应的实用新型专利后续被无效的可能性极高。
　　对于发明专利申请基于相同技术领域的两篇及以上对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，由于两篇对比文件的结合情况比较复杂。当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院并不一定不予支持。因此，笔者认为裁判要旨中的对比文件的数量是仅限于一篇。
　　三、对知识产权相关工作从业者的启示。
　　1、在专利申请策略方面，当申请人有同日申请的发明专利和实用新型专利的时候，对于发明专利的放弃需要非常谨慎。从目前最高院的裁判要旨上看，假如核驳发明专利的对比文件是一篇的情况下，放弃了发明专利，意味着其对应的实用新型专利也被放弃掉了。真正实现了同日申请的发明专利和实用新型专利的同生共死。即使，核驳发明专利的对比文件是两篇或者两篇以上，也不意味着申请人可以放松警惕。因为从节约行政司法程序的情况出发，若实用新型专利后续被无效的可能性极高的情况下，很难说最高人民法院会不会出第二个判例，将同日申请的实用新型专利后续进行专利维权的路径进行限制。
　　2、当申请人有同日申请的发明专利和实用新型专利时，若申请人前期就有拿实用新型专利进行维权的准备。那么相应的发明专利就不要勾选提前公布和同时实审的选项。最好的办法是在实质审查期限届满前一个月或者三个月提出实质审查。此时，在利用授权的实用新型专利进行维权的时候，同日申请的发明专利可能尚未进入实质审查阶段，从而人民法院也不可能因为发明专利的未获授权而排出实用新型专利维权的可能性。
　　3、在进行产品的专利侵权风险排查时，对于侵权风险较高的实用新型专利，重点关注其是否有同日申请的发明专利，并且了解其同日申请的发明专利的法律状态如何，保护范围如何？若其对应的发明专利已经被认定为不具有新颖性或者创造性而被驳回，那同日申请的实用新型的稳定性就比较差，有可能人民法院都不予支持其利用实用新型进行专利维权的行为。